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di Marco Chironi

Studio Legale Greco Gigante & Partners

Con provvedimento del 20.7.2022, il Tribunale di Roma, sez. imprese, si è pronunciato sulla domanda inibitoria di produzione e commercializzazione di prodotti NFT (non fungible token).

La pronuncia è la prima, in ambito europeo, a disporre un ordine di inibitoria dalla produzione e dalla commercializzazione di non fungible token di marchi registrati.

Di seguito i fatti alla base della controversia.

Una società produceva e commercializzava NFT raffiguranti cards che riportavano la figura di un ex calciatore, il quale aveva ceduto alla società i suoi diritti di immagine, con la maglia della Juventus.

Juventus Football Club S.p.a., titolare dei marchi JUVE e JUVENTUS, nonché del marchio raffigurante la maglia e i colori sociali, domandava al Tribunale di Roma di inibire la produzione, la vendita e la promozione degli NFT e dei relativi contenuti digitali raffiguranti i marchi di cui è proprietaria.

Al contempo, chiedeva di ordinare alla società resistente di ritirare dal commercio gli NFT già esistenti e di rimuovere o, comunque, oscurare gli NFT e i prodotti digitali presenti sui vari siti internet.

Si costituiva la società, eccependo l’insussistenza del periculum in mora e di una tutela dei marchi Juventus relativamente a prodotti virtuali scaricabili.

Il Tribunale di Roma ha, dapprima, accertato la titolarità dei marchi della ricorrente e la loro notorietà, nonché l’esistenza di un’attività di merchandising sul web in vari settori.

Successivamente, ha osservato che Juventus avesse già avviato un progetto di commercializzazione e di vendita di token, consistenti in cards raffiguranti calciatori del presente e del passato, con conseguente presenza nel mercato secondario.

Ciò premesso, il giudicante ha accolto la domanda. La società resistente, infatti, con la creazione e commercializzazione delle cards ha utilizzato, non solo l’immagine del calciatore, ma anche, senza autorizzazione, i marchi della ricorrente.

Pertanto, la creazione e la commercializzazione delle Cards ha comportato una contraffazione dei marchi, con il concreto rischio di confusione circa la riconducibilità di detti prodotti alla società Juventus.

Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale di Roma ha disposto l’inibizione dell’ulteriore produzione e commercializzazione dei prodotti NFT e, contestualmente, di ordinare il ritiro del commercio dei prodotti già esistenti, con rimozione degli stessi dai siti internet. Al contempo, ha fissato una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo.

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